Las simples solicitudes de registros marcarios ante la Superintendencia de Industria y Comercio no pueden ser destinadas al capital de una sociedad a título de aportes en especie

Asunto: Las simples solicitudes de registros marcarios ante la Superintendencia de Industria y Comercio no pueden ser destinadas al capital de una sociedad a título de aportes en especie Me refiero a su comunicación presentada inicialmente ante las oficinas de la DIAN en Cali, remitida por esta misma a la Oficina Jurídica Nacional de la DIAN en Bogotá, y posteriormente enviada a la Superintendencia de Sociedades y radicada bajo el número 2008-01-085830, por medio de la cual previa exposición de los hechos que han rodeado la creación de una sociedad en Panamá y la intención de dicha compaía de aportar a una compaía colombiana unas marcas que aún no están registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio sino simplemente solicitado su registro, formula algunos interrogantes. Sobre el particular, y en aras de brindar una mayor claridad a la respuesta, es preciso en primer término hacer algunas consideraciones legales. DERECHOS QUE PRODUCE EL REGISTRO DE LAS MARCAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y EFECTOS Y TRANSFERENCIA DE LA MERA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO En punto de los derechos que se derivan de la concesión del registro de las marcas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ha de sealar que dicho registro detenta carácter constitutivo, toda vez que del mismo se deriva el nacimiento de los derechos de dominio sobre las marcas, de su uso exclusivo y de protección de las mismas artículos 154 y ss Des. 486 de 2000 del Acuerdo de Cartagena. A este respecto resulta pertinente traer a colación lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio en el Concepto 00077998 del 27 de Octubre de 2000, a saber: El derecho sobre una marca se adquiere únicamente por medio del registro ante la oficina nacional competente, que para el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio1. Lo anterior, se entiende mejor si tenemos en cuenta lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 7 IP 98: La propiedad marcaria y su exclusividad nacen, según el sistema atributivo consagrado en la subregión, por el registro de la marca ante la respectiva oficina nacional competente. De esa consideración, se deduce que la marca que no se encuentre registrada no goza de protección jurídica, aunque sin embargo la solicitud de registro de una marca una vez presentada, otorga el llamado derecho de preferencia en la concesión de ese título marcario, consistente en que las posteriores solicitudes de una marca semejante o idéntica no podrán llegar a ser registros válidos si se toma en cuenta ese viejo aforismo del derecho, según el cual, el primero en el tiempo es el primero en el derecho. No obstante esa apreciación, es de vital importancia establecer que los derechos conferidos por una marca mediante los cuales su titular podrá hacer uso exclusivos de ella e impedir que otras personas utilicen o soliciten registrar marcas idénticas o similares que puedan inducir al público a error, son derechos que sólo nacen de las marcas ya registradas y cuyo título legitima a la persona para que pueda ejercer los derechos incorporados en tal título. subrayado fuera de texto De lo antes transcrito se desprende de un lado que el derecho de propiedad sobre las marcas, así como el derecho a su uso exclusivo, solo surge del registro de las mismas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y de otro que la solicitud del registro marcario ante dicha Entidad simplemente confiere el denominado derecho de preferencia o prioridad, consistente en que las solicitudes de registro de marcas semejantes o idénticas que se realicen con posterioridad no pueden llegar a convertirse en registros marcarios. Es de sealar que la solicitud de registro de marcas constituye una mera expectativa mas no un derecho propiamente dicho. En este sentido se pronunció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: Es necesario admitir que en las renovaciones, la situación jurídica es diferente a la de una solicitud de registro. En primer término el titular se encuentra en goce del derecho de uso exclusivo de la marca, es decir, es titular de un derecho adquirido lo que no sucede en el solicitante del registro para quien sólo existe una mera expectativa. TJAC, Proceso 3-IP-96, Sent. dic. 1196. De lo anterior se infiere que mientras que el titular de una marca tiene el derecho de propiedad sobre la misma por el hecho del registro, el que simplemente ha presentado la solicitud de registro frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, cuenta es con una mera expectativa de que dicha entidad va a conceder el registro marcario. Vale la pena mencionar que la solicitud de registro es susceptible de ser transferida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 161 de la Decisión 486 de 2000 del Acuerdo de Cartagena. LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO COMO APORTES SOCIALES Seala el artículo 83 del Decreto 2649 de 1993: El capital representa los aportes efectuados al ente económico, en dinero, en industria o en especie, con el ánimo de proveer recursos para la actividad empresarial que, además, sirvan de garantía para los acreedores. De este precepto se desprende DE UNA PARTE que los aportes que realizan los asociados a una sociedad, se destinan en general a la ejecución de la actividad empresarial, Y DE OTRA QUE tales aportes constituyen la prenda común de los acreedores, habida cuenta que los mismos forman parte del capital y por consiguiente del patrimonio de la sociedad. Dicho en otras palabras, los aportes cumplen una doble función, la de servir de mecanismo para la explotación del objeto social, y la de fungir como garantía de los acreedores sociales. En el caso de una simple solicitud de registro marcario, es de anotar que si bien la misma es susceptible de SER TRANSFERIDA, dicha solicitud no puede destinarse al capital de una sociedad a título de aportes sociales, ya que no cumple ninguna de las funciones antes referidas, valga decir, servir como recurso que permita o contribuya con la explotación del objeto social, y fungir como prenda común de los acreedores. LAS MARCAS COMO INVERSIÓN DE CAPITAL DEL EXTERIOR Prescribe el artículo 5 del Decreto 2080 de 2000: Las inversiones de capital del exterior podrán revestir, entre otras, las siguientes modalidades: c Aportes en especie al capital de una empresa consistente en intangibles, tales como contribuciones tecnológicas, marcas y patentes en los términos que dispone el Código de Comercio De la norma transcrita, la que se encuentra en armonía con el artículo 126 del Código de Comercio, se infiere que las marcas pueden ser aportadas al capital de una compaía como aporte en especie, y que ello puede ser considerado como inversión extranjera, claro está, cuando quien realiza la aportación detenta la calidad de no residente. Sin embargo, cuando la disposición utiliza el vocablo marcas , se ha de entender que se trata de marcas debidamente registradas en la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que hasta tanto no medie dicho registro no puede hablarse de la titularidad de las marcas ni del derecho al uso exclusivo de las mismas artículo 154 Des. 486 de 2000 A.C., por razón de la naturaleza constitutiva del citado registro. Adicionalmente, porque para efectos de que el máximo órgano social apruebe el avalúo de las marcas como aporte en especie que es artículo 132 C.Co, es menester que ya exista el mencionado bien incorporal. Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, se procede a dar respuesta a sus interrogantes como sigue: Cuando la sociedad extranjera aporta estas solicitudes de marca a la compaía colombiana, cuando éstas aún no están registradas en la Superintendencia de Industria y Comercio, es viable que se considere inversión extranjera, su entrada en la participación accionaria. De conformidad con el literal c del artículo 5 del Decreto 2080 de 2000, se considera como una modalidad de inversión de capital del exterior el aporte de marcas al capital de una empresa, lo que permite concluir que el aporte de la simple solicitud de un registro marcario no constituye inversión extranjera. Es viable que la empresa receptora de este aporte, sabiendo que estas marcas aún no están registradas, lo haga participe en su composición accionaria equivalente a un 34, por un costo de ocho millones de dólares. En razón a que frente a la inexistencia de registro marcario no existen las marcas como bien intangible susceptible de valoración, no resulta posible que la sociedad colombiana proceda a hacerle partícipe de su composición accionaria al inversionista extranjero sociedad panamea. Además porque ante la falta de aportes no es viable conferir la calidad de accionista. Una vez se realice la venta de la totalidad de las acciones a la otra compaía colombiana, es viable que ésta se descuente o amortice el valor correspondiente a las marcas y en caso afirmativo por qué tiempo. Bajo el entendido de que no existen marcas sino sencillamente la solicitud del registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la que tal como se indicó solamente constituye una mera expectativa, y que por tal circunstancia el inversionista no puede ser considerado como asociado ante la ausencia de sus aportes, no puede hablarse de que las presuntas marcas hubieren entrado al patrimonio de la compaía, por lo que tampoco resulta viable afirmar que las marcas se involucren en una posterior venta de acciones. Al momento de vender la totalidad de las acciones a la otra sociedad colombiana, tiene derecho la sociedad panamea por la parte que le corresponde, de enviar este dinero a su país de origen, es decir, a Panamá. Sobre este punto es preciso manifestar que de acuerdo al artículo 10 literal d del Decreto 2080 de 2000, hay lugar a los derechos cambiarios, entre los que se encuentra el de remitir al exterior, en moneda libremente convertible, las sumas recibidas producto de la enajenación de la inversión dentro del país, siempre que dicha inversión se hubiere efectuado en cumplimiento de las disposiciones del comentado decreto, lo que aplicado al caso planteado, en el que no se produjo inversión de capital por no existir el aporte de marcas al capital de la sociedad, permite concluir que no se configura derecho alguno para que en la presunta venta de acciones se pueda remitir a la sociedad de Panamá el dinero producto de dicha venta. Se puede considerar inversión extranjera este tipo de operación y conforme a derecho. Toda vez que el literal c del artículo 5 del Decreto 2080 de 2000, contempla como una modalidad de inversión extranjera el aporte de marcas, mas no de simples solicitudes de registros marcarios, se ha de concluir que la operación formulada no puede ser considerada como inversión extranjera de acuerdo a la legislación colombiana. En los anteriores términos damos respuesta a su consulta, manifestándole que el alcance del concepto expresado es el previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.